Con este fallo, la compañía española hizo una invitación a Frisby Colombia para dialogar y llegar a acuerdos. De no lograrse, informaron, continuarán con su expansión en ese continente de forma unilateral. ¿Qué caminos le quedan a Frisby Colombia?
A través de un comunicado de prensa, la empresa Frisby España SL informó este lunes 12 de mayo que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) resolvió a su favor un proceso legal sobre el uso de la marca “Frisby” en territorio europeo.
De acuerdo con el documento, la EUIPO validó los argumentos presentados por la empresa española y confirmó que los derechos de la marca registrada por Frisby S.A. BIC (la compañía colombiana) fueron revocados en su totalidad debido a que esta no hizo uso de la marca en territorio europeo en el plazo legal establecido.
Como resultado, Frisby España SL se posiciona como el único proyecto registrado, operativo y legalmente autorizado para representar y desarrollar la marca Frisby en ese continente, con plena titularidad vigente ante la EUIPO.
En el marco de esa decisión, Frisby España SL extendió una invitación a Frisby S.A. BIC para “entablar un diálogo constructivo con el objetivo de alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes” desde los puntos de vista operativo, logístico y comercial. “Nuestra voluntad no es el conflicto, sino ofrecer a los consumidores europeos una experiencia culinaria inspirada en las raíces sudamericanas, aún poco representadas en el mercado. Este proyecto nace con el objetivo de servir una demanda real, no atendida hasta ahora”, puntulizaron.
En caso de no lograrse un entendimiento en el corto plazo, Frisby España SL anunció que continuará su expansión en el continente de forma unilateral, irreversible y conforme a la legalidad vigente. Además, adelantó que, una vez concluido el procedimiento, ejercerá las acciones legales necesarias para reclamar posibles daños reputacionales y patrimoniales derivados de la disputa.
El origen del conflicto
En conversación con Forbes, el empresario detrás de Frisby España explicó cómo inició esta disputa de propiedad intelectual que involucra a la tradicional empresa colombiana Frisby S.A. BIC. Por seguridad prefirió no revelar públicamente su nombre. Asegura que no conocía la existencia de la marca Frisby en Colombia cuando solicitó el registro en septiembre de 2024. La marca fue aprobada en diciembre. Ese mismo mes, presentó una solicitud de cancelación contra el único otro registro relacionado con Frisby en la UE, propiedad de la compañía colombiana.
Frisby Colombia respondió públicamente, acusando a la empresa española de usar su marca, su mascota y su identidad visual sin autorización. Pero el empresario sostiene que la empresa colombiana simplemente dejó pasar su oportunidad de objetar. “Tuvieron tres meses para oponerse al registro. Enviaron preguntas a la EUIPO pero nunca presentaron una oposición formal”, explicó. “Legalmente, eso implica aceptación”.
Él ve el caso como un ejemplo clásico del principio ‘úselo o piérdalo’. Frisby Colombia nunca ha abierto una tienda en Europa. A su juicio, eso basta para que los tribunales fallen a su favor.
Al respecto, Yuliana Salamanca, Socia de Propiedad Intelectual de Baker Mckenzie, explica qué escenarios podría enfrentar ahora, tras la decisión de la EUIPO la compañía colombiana. “La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) muestra al menos cuatro registros de la marca Frisby entre 2020 y 2023. De confirmarse que estos registros no fueron solicitados por la compañía original —y no son parte de una estrategia conjunta o campaña internacional— estaríamos frente a un posible caso de usurpación marcaria”.
La abogada indica que Frisby S.A. BIC podría acogerse a figuras como la nulidad del registro por mala fe, alegar competencia desleal e incluso acudir a la protección de marcas notorias, siempre que logre demostrar su alto grado de reconocimiento y reputación internacional. Pero el tiempo corre en su contra. Mientras más se posponga la acción, más difícil será revertir los efectos de la usurpación.
“El derecho marcario internacional contempla herramientas para proteger marcas notorias, incluso cuando no han sido registradas localmente. Es fundamental que nuestras empresas comprendan la importancia de registrar sus marcas en jurisdicciones clave y que actúen con rapidez frente a estas apropiaciones indebidas. Este caso debería ser una llamada de atención para todas las marcas latinoamericanas con potencial de expansión global”, indica.
En el peor de los escenarios —perder la disputa legal— la marca se vería obligada a coexistir con una versión española de Frisby, generando confusión entre consumidores y daño reputacional. Para mitigar ese impacto, la empresa tendría que desplegar una estrategia contundente de comunicación aclarando que no existe vínculo alguno entre ambas entidades. Asimismo, investigar el origen del registro podría revelar prácticas de mala fe que ameriten otras acciones legales.
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